Ako pripraviť portfólio značiek na due diligence
Predstavte si situáciu, že vám zavolá potenciálny investor alebo väčší partner a povie, že pred podpisom zmluvy chce najprv “prejsť vaše duševné vlastníctvo”. Zrazu zistíte, že vaše logo, názov produktu aj obchodná značka, s ktorou pracujete roky, nie sú nikde oficiálne zaregistrované alebo horšie, sú zaregistrované na niekoho iného. Presne to je due diligence v praxi a presne preto sa oplatí mať portfólio ochranných známok pripravené vopred, nie až vo chvíli, keď od toho závisí obchod.
Due diligence duševného vlastníctva je proces, počas ktorého druhá strana – investor, kupujúci firmy, banka alebo partner vo fúzii kontroluje, či značky, ktoré firma používa, skutočne patria jej, sú platné a nič ich neohrozuje. Ak toto portfólio nie je v poriadku, môže to spomaliť transakciu, znížiť hodnotu firmy alebo ju dokonca úplne zastaviť.
Prečo na tom podnikateľovi záleží
Mnohí majitelia firiem si myslia, že keď majú zaregistrované logo alebo názov ako ochrannú známku, majú “vybavené”. V skutočnosti due diligence sa pozerá oveľa hlbšie kto je skutočným vlastníkom známky, či je ochrana platná vo všetkých krajinách, kde firma podniká, či nehrozí spor s podobnou známkou a či sú všetky súvisiace zmluvy (licencie, prevody, spolupráce) riadne zdokumentované. Pre kupujúceho alebo investora je totiž značka často jednou z najcennejších položiek v celej firme niekedy cennejšou než hmotný majetok.
Čo si due diligence tímy skutočne overujú
Keď sa portfólio známok dostane pod drobnohľad, kontrolóri sa zameriavajú na niekoľko konkrétnych bodov.
Prvým je vlastníctvo. Je ochranná známka zapísaná na firmu, alebo je stále vedená na zakladateľa ako fyzickú osobu? Tento detail sa objavuje prekvapivo často, najmä u firiem, ktoré začínali ako živnosť a až neskôr sa transformovali na s.r.o.
Druhým bodom je územný rozsah ochrany. Ak firma predáva aj do zahraničia, ale známka je chránená iba na Slovensku, ide o riziko niekto iný mohol medzičasom zaregistrovať rovnaký alebo podobný názov v inej krajine.
Treťou oblasťou sú triedy tovarov a služieb. Ochranná známka chráni len to, čo je uvedené v prihláške. Ak firma medzičasom rozšírila podnikanie o nové produkty, no známka pokrýva len pôvodnú činnosť, časť biznisu môže zostať bez ochrany.
Napokon sa kontroluje aj história prípadné spory, námietky tretích strán alebo blížiace sa termíny obnovy zápisu, ktoré ak zmeškáte, môžu znamenať stratu ochrany.
Ako postupovať krok za krokom
Príprava portfólia na due diligence nemusí byť zložitá, ak sa k nej pristúpi systematicky.
Prvým krokom je urobiť si kompletný zoznam všetkých značiek, log, sloganov a názvov, ktoré firma reálne používa aj tých, ktoré ešte oficiálne zaregistrované nie sú.
Druhým krokom je overiť si aktuálny stav každej z nich v registri ochranných známok kto je vedený ako vlastník, v akých triedach je ochrana platná a v ktorých krajinách.
Tretím krokom je porovnať tento zoznam s reálnym fungovaním firmy. Predávate už aj v Česku alebo Poľsku, no známka je chránená len doma? Rozšírili ste ponuku o nové služby, ktoré známka nepokrýva? Toto je presne miesto, kde sa dá predísť problémom ešte pred tým, ako niekto iný začne pýtať otázky.
Štvrtým krokom je zoradiť všetku súvisiacu dokumentáciu na jedno miesto – potvrdenia o zápise, prípadné licenčné zmluvy, dohody o prevode práv medzi zakladateľom a firmou, aj komunikáciu týkajúcu sa prípadných sporov.
Posledným krokom je pravidelná kontrola termínov obnovy. Ochranná známka nie je registrovaná navždy vyžaduje si obnovu, a ak sa na ňu zabudne, ochrana jednoducho zanikne.
Čo firmy najčastejšie podceňujú
Najčastejšou chybou nie je to, že firma známku nemá zaregistrovanú vôbec, ale že ju má zaregistrovanú neúplne len časť portfólia, len domáci trh, alebo len pôvodné logo, hoci firma medzičasom prešla rebrandingom. Práve tieto medzery vychádzajú najavo presne vo chvíli, keď je najmenej vhodná počas rokovaní o investícii alebo predaji.
Ak si nie ste istí, v akom stave je vaše portfólio známok, má zmysel nechať si ho odborne skontrolovať ešte predtým, než sa objaví konkrétny záujemca. Odborník na ochranné známky dokáže rýchlo identifikovať slabé miesta chýbajúce triedy, nejasné vlastníctvo alebo blížiace sa termíny a pomôcť ich vyriešiť s dostatočným predstihom, kým je to ešte jednoduché a lacné.
Dobre pripravené portfólio značiek nie je len formalita pre právnikov. Je to jeden z faktorov, ktorý priamo ovplyvňuje, ako rýchlo a za akých podmienok sa transakcia uzavrie a niekedy aj to, či sa uzavrie vôbec.